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专利案例|最高法:专利权被宣告无效后,人民法院仍应对涉案发明创造的权益归属进行审理

发表时间:Sat Jan 06 2024 07:30:39 GMT+0800 (中国标准时间)

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——上诉人深圳市盛仕达电子有限公司、郑*时与被上诉人优能特机电科技发展有限公司及一审第三人郭*专利权权属纠纷案

裁判要旨

1.一项发明创造的权利归属,与该发明创造能否获得专利授权以及能否在确权程序中维持专利权有效,属于不同的法律关系,法律判断标准并不相同。专利授权确权纠纷,所要判断的是一项发明创造是否具备授予专利权的条件;而专利申请权及专利权权属纠纷案件,所要判断的系一项发明创造的权益归属,应当以原告对所主张的发明创造是否具有受法律保护的利益为判断标准,而不应以专利是否授权以及专利权是否维持有效为前提。即使专利申请被驳回或者专利权被宣告无效,无过错方当事人也可以依据专利申请权及专利权权属纠纷案件中对发明创造权益归属的认定结果,向有过错的当事人另行主张侵权责任。因此,专利申请权及专利权权属纠纷案件中,所涉专利申请被驳回或者专利权被宣告无效的,人民法院仍应对所涉发明创造的权益归属进行审理。

2.判断一项发明创造是否属于职务发明创造,专利申请权或专利权是否属于单位所有,应当从以下五方面进行审查:首先,需要审查发明人与单位之间是否存在劳动关系或者临时工作关系,这是判断职务发明创造的前提。但是,需要说明的是,对于单位主张涉案发明创造为本单位在专利申请日之前已经完成的工作任务,专利申请人、专利申请文件或者专利文件中载明的发明人(以下简称登记发明人)只是基于与该单位有工作关系或者其他关系能够接触到该单位的上述发明创造的情形,如果该单位提交了具体工作任务的内容,并将具体工作任务内容与涉案发明创造进行了比较,那么就要首先审查该单位主张的已经完成的工作任务内容是否包含了涉案发明创造的所有技术特征,如果经过对比,可以认定该单位已经完成的工作任务包含了涉案发明创造的所有技术特征,那么接下来只需要审查专利申请人或者登记发明人是否因与该单位有工作关系或者其他关系能够接触到该单位的上述发明创造,如果可以认定能够接触到,那么就可以直接认定涉案发明创造属于第一类“执行本单位的工作任务”所完成的职务发明创造,专利申请权或者专利权应当归该单位所有。其次,要根据单位主张具体职务发明创造的类型来分别确定审查内容:1.如果单位主张属于第一类“执行本单位的工作任务”所完成的职务发明创造,那么就要审查发明人在本单位的工作任务及发明创造与工作任务之间的关联性;2.如果单位主张属于第二类“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的职务发明创造,则不需要审查发明人的工作任务,而需要审查发明人完成发明创造是否利用了单位的物质技术条件;3.如果单位对于同一项发明创造既主张属于“执行本单位的工作任务”,又主张属于“主要是利用本单位的物质技术条件”,那么需要先审查发明人的工作任务及发明创造与工作任务之间的关联性,如果可以据此认定属于“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造,则无需继续审查发明创造的完成是否 “主要是利用本单位的物质技术条件”,反之,则需要进行继续审查。第三,对于是否属于第一类“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造的审查:首先,是要审查发明人在本单位的工作任务,重点审查发明人在本单位与涉案发明创造内容相关的工作任务;然后,依据上述“1.完成单位工作任务中完成的发明创造;2.离职 1 年后完成的与原单位工作任务有关的发明创造”两种情形进行要件审查。第四,对于是否属于第二类“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造的审查,主要审查发明人在完成发明创造的过程中利用本单位的资金、设备、零部件、原材料、不对外公开的技术材料等情形。第五,要根据单位与发明人之间有没有约定来判断职务发明创造专利申请权和专利权

的归属。

裁判文书摘要

一审法院/案号

广东省深圳市中级人民法院

(2020)粤03民初913号

二审法院/案号

中华人民共和国最高人民法院

(2021)最高法知民终 2395 号

案由

专利权权属纠纷

二审合议庭

审判长  原晓爽

审判员  吴红权

审判员  马清华

法官助理

郝小娟

书记员

汪   妮

当事人

上诉人(一审被告):深圳市盛仕达电子有限公司。住所地: 广东省深圳市坪山新区坪山办事处沙坣社区新村老围 14 号 1-5层。

法定代表人:郑*时,该公司总经理。

委托诉讼代理人:唐海佳,北京市盈科(深圳)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:陈晨,北京盈科(上海)律师事务所律师。

上诉人(一审被告):郑*时。

委托诉讼代理人:李静珍,北京市盈科(深圳)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:方茗茗,北京盈科(上海)律师事务所律师。

被上诉人(一审原告):深圳市优能特机电科技发展有限公司。

住所地:广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙二路5号新阳光工业厂区1号厂房303。

法定代表人:郭*,该公司总经理。

委托诉讼代理人:车小燕,上海市通力(深圳)律师事务所律师。

一审第三人:郭*。

委托诉讼代理人:车小燕,上海市通力(深圳)律师事务所律师。

一审裁判结果

一、名称为‘一种高风量风压管道风机’、专利号为201520515431.1的实用新型专利权归深圳市优能特机电科技发展有限公司所有;

二、名称为‘一种高风量风压管道风机’、专利号为201520515431.1实用新型专利的发明人为第三人郭*;

三、驳回原告深圳市优能特机电科技发展有限公司的其他诉讼请求。

二审裁判结果

一、维持广东省深圳市中级人民法院(2020)粤03民初913号民事判决第三项;

二、撤销广东省深圳市中级人民法院(2020)粤03民初913号民事判决第一项、第二项;

三、确认名称为“一种高风量风压管道风机”、专利号为201520515431.1的实用新型发明创造权益归深圳市优能特机电科技发展有限公司享有;

四、确认第三人郭*系名称为“一种高风量风压管道风机”、专利号为201520515431.1的实用新型发明创造的发明人。

二审裁判时间

二〇二三年十二月十三日

涉案法条

《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第六条,《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称专利法实施细则)第十二条、第十三条,2017年修正的《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款,《中华人民共和国专利法》第二条第一款、第三款、第六条、第二十二条第一款,《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条、第十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第二项

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裁判文书

中 华 人 民 共 和 国 最 高 人 民 法 院

民事判决书

(2021)最高法知民终 2395 号

当事人

上诉人(一审被告):深圳市盛仕达电子有限公司。住所地:广东省深圳市坪山新区坪山办事处沙坣社区新村老围14号1-5层。

法定代表人:郑*时,该公司总经理。

委托诉讼代理人:唐海佳,北京市盈科(深圳)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:陈晨,北京盈科(上海)律师事务所律师。

上诉人(一审被告):郑*时。

委托诉讼代理人:李静珍,北京市盈科(深圳)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:方茗茗,北京盈科(上海)律师事务所律师。

被上诉人(一审原告):深圳市优能特机电科技发展有限公司。住所地:广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙二路5号新阳光工业厂区1号厂房303。

法定代表人:郭*,该公司总经理。

委托诉讼代理人:车小燕,上海市通力(深圳)律师事务所律师。

一审第三人:郭*。

委托诉讼代理人:车小燕,上海市通力(深圳)律师事务所律师。

审理经过

上诉人深圳市盛仕达电子有限公司(以下简称盛仕达公司)、郑*时因与被上诉人优能特机电科技发展有限公司(以下简称优能特公司)及一审第三人郭*专利权权属纠纷一案,不服广东省深圳市中级人民法院于2021年8月24日作出的(2020)粤03民初913号民事判决,向本院提起上诉。本院于2021年12月6日立案后,依法组成合议庭,并于2022年2月16日对本案进行了询问。上诉人盛仕达公司的法定代表人、上诉人郑*时,盛仕达公司的委托诉讼代理人唐海佳、陈晨,郑*时的委托诉讼代理人李静珍、原委托诉讼代理人申晨,被上诉人优能特公司法定代表人、一审第三人郭*,优能特公司、郭*的共同委托诉讼代理人车小燕、原委托诉讼代理人苏迎到庭参加询问。本案现已审理终结。

一审原告诉称

**优能特公司向一审法院提起诉讼,**一审法院于2020年3月31日立案受理。优能特公司起诉请求判令:1.名称为“一种高风量风压管道风机”、专利号为201520515431.1的实用新型专利权(以下简称涉案专利)归优能特公司所有;2.涉案专利的发明人为郭*;3.盛仕达公司在盛仕达公司官网(https://www.shengshida.net/)上刊登声明,向优能特公司赔礼道歉;4.盛仕达公司、郑*时承担本案的全部诉讼费用。

**事实与理由:**优能特公司的法定代表人郭*基于从国外带回来的管道风机样机进行改进,研发设计了功能更强大的管道风机。为满足该款管道风机的大批量生产,优能特公司于2014年与盛仕达公司合作,由盛仕达公司按照优能特公司的图纸进行管道风机的生产,并且优能特公司也向盛仕达公司的员工发送了管道风机相关图纸。盛仕达公司未经优能特公司同意擅自使用优能特公司的管道风机图纸,于2015年7月以郑*时为发明人申请了涉案专利,侵害了优能特公司的技术成果相关权利以及实际发明人郭*的署名权。

一审法院认定事实

(一)当事人相关情况

优能特公司成立于2006年5月16日,法定代表人为郭*,郭*担任优能特公司执行董事和总经理职务,且系该公司的股东。优能特公司的经营范围为机电、电子产品的设计、技术开发等。

深圳市爱派环保物联科技有限公司(以下简称爱派公司)成立于2014年1月3日,法定代表人为郭*,郭*担任该公司执行董事和总经理职务,且系该公司股东。爱派公司一般经营项目包括机电产品、环保产品的研发与销售等。

优能特环保制品(深圳)有限公司(以下简称优能特环保公司)成立于2007年12月28日,法定代表人为郭*,郭*担任该公司执行董事和总经理职务,且系该公司股东。优能特环保公司一般经营项目包括研发、生产经营空气净化产品等。

根据香港公司注册处商业登记资料,锋富集团有限公司成立于2007年4月2日,董事及股东均包括郭*。优能特公司及锋富集团有限公司也是优能特环保公司的股东。

郭*于1982年取得苏州丝绸工学院(现苏州大学)丝绸机械专业毕业证书,于1983年取得苏州丝绸工学院(现苏州大学)工学学士学位;郭*具有江西省职称改革领导小组、原江西省人事厅颁发的中级专业技术职称资格证,具有工程师任职资格。

盛仕达公司成立于2005年12月5日,法定代表人为郑*时。盛仕达公司一般经营项目包括散热风扇、塑胶制品的生产销售等。

盛仕达公司、郑*时出具《专利发明设计人郑*时的技术背景说明》,称郑*时自2004年开设广东省广州市天河区盛仕达电子经营部从事散热风扇产品贸易开始,进入散热风扇行业,具有风机的技术背景和研发能力。2015年7月,郑*时作为发明人以盛仕达公司名义申请了第一份专利(即关联案件诉争的名称为“管道风机”、专利号为201530247487.9的外观设计专利)。

(二)涉案专利的情况

2015年7月16日,盛仕达公司申请涉案专利,于2015年11月18日获得授权公告,发明人为郑*时,该专利权至一审判决作出时仍处于有效状态。

涉案专利权利要求内容如下:

权利要求1:一种高风量风压管道风机,其特征在于:包括一外筒,外筒中间设置一通孔,通孔截面呈扇形状,位于通孔内安装一导风罩,所述导风罩呈扇形状,导风罩外壁与通孔内壁贴合,位于导风罩内壁安装一连接头,所述连接头呈锥形状,连接头外部环绕连接头一圈设置有一片以上的扇叶,位于连接头的下端安装一马达,所述马达包括一马达壳,马达壳内部安装一磁条,位于磁条中间安装一矽钢片,所述矽钢片的上下端各安装一上线架和一下线架,所述上线架与下线架均安装于马达壳内部,马达轴与连接头连接,连接头与马达之间安装一弹簧,位于马达的下端面安装一底座,所述底座的外壁环绕底座一圈设置有一片以上的与扇叶形面相反的筋条,所述底座的上端安装一电路板,电路板与底座之间安装一滚珠,马达安装于底座上并与电路板电连接,所述底座、马达及电路板均安装于外筒内部。

权利要求2:根据权利要求1所述的高风量风压管道风机,其特征在于:所述底座的下端外侧面安装一电源板,电源板与电路板电连接,位于底座与电源板之间安装一滚珠和一扣环,电源板通过扣环及滚珠扣入于底座的下端面。

权利要求3:根据权利要求1所述的高风量风压管道风机,其特征在于:所述外筒的底部通过一底板密封,所述底板上端设置有通风孔,整块底板呈网状,底板与外筒间通过螺丝锁紧连接。

权利要求4:根据权利要求1所述的高风量风压管道风机,其特征在于:所述电路板上接一控制盒,控制盒设置于外筒的外部。

权利要求5:根据权利要求1所述的高风量风压管道风机,其特征在于:所述外筒的底部安装一M型脚架,所述M型脚架通过螺丝安装于外筒上,所述M型脚架的两端各设置一连接耳,位于M型脚架的底部安装一脚架,脚架与M型脚架上均设置有连接孔,穿过连接孔通过铆钉固定连接。

涉案专利权利要求6为:根据权利要求2所述的高风量风压管道风机,其特征在于:电源板上接一线材,线材上的插头与室内电源接通。

涉案专利说明书[0003]段记载:本实用新型所要解决的技术问题是提供一种更改风扇扇叶、底座及导风罩的结构,在底座上按比例增加筋条,利用扇叶的高速运转与底座上的筋条相切刮风,同时风口的入风口处增加导风罩喇叭口,使风不能形成回流从出风口送出,来增加风量风压的高风量风压管道风机。

(三)优能特公司研发情况

2009年11月,优能特公司就进口“离心式通风机”“可伸缩通风管/镀锡软管”向海关缴纳进口关税460.72元,海关专用缴款书加盖有办讫章。2009年12月,深圳市远东达国际货运代理有限公司开具《付款通知书》,以现金方式收取运费1816.71元,备注“2009年11月18日进口美国(NDW)提供的5件风扇样品”。优能特公司主张其以上述离心式通风机为基础进行涉案专利技术的研发。

广东省深圳市先行公证处因优能特公司申请出具的(2020)深先证字第2927号公证书载明:欣瑞连科技(深圳)有限公司(以下简称欣瑞连公司)向优能特公司的法定代表人郭*、员工赵*军等人发送如下邮件:

1.发送时间为2011年6月9日,主题为“152模具”的邮件,内容为RF152管道风机(风罩、扇叶、蝶形叶模具)的模具报价。

2.发送时间为2011年7月22日,主题为“RF152图纸”的邮件,包含5个附件,内容为整理好的RF152管道风机图纸。附件1为管道风机扇叶的结构图纸(见本判决书附图C),品名为扇叶,型号为“RS12897”,图号为A411187,图纸日期为2011.7.20。附件2为管道风机静叶的结构图纸(见本判决书附图E),品名为静叶,型号为“RS12897”,图号为A411188,图纸日期为2011.7.21。附件3为管道风机导风罩的结构图纸(见本判决书附图B),品名为导风罩,型号为“RS12897”,图号为A411189,图纸日期为2011.7.21。附件4为管道风机底板的结构图纸,品名为底板,型号为“RS12897”,图号为A411234,图纸日期为2011.7.21。附件5为型号为“RF152”管道风机的装配图图纸,图纸日期为2011.7.21,该装配图的“RF152管道风机”包括风筒下壳、pcb组立(电路板)、螺丝、绝缘座、滚珠轴承、垫片、轴心、扣环、铜套、底板、磁条、马达壳、螺丝、静叶、导风罩、风筒上壳、扇叶、漆包线、绝缘盖、弹簧、垫片,轴芯座、矽钢片等部件。装配图中的“2011.7.17会议记录”载明:“外壳结构由客户自行变更,我公司只提供风机安装位置尺寸”。

3.发送时间为2011年8月8日,主题为“RS12897支架风扇开模图档”的邮件,包含3个附件。邮件内容为RF152管道风机开模进度。附件1为《管道风机导风罩的模具制作进度表》,模具名称为RTI17213导风罩,接单日期为2011.10.6,要求完成日期:2011.11.6。附件2为《管道风机扇叶的模具制作进度表》,模具名称为RTI3010叶,接单日期为2011.10.6,要求完成日期:2011.11.20。附件3为《管道风机支架的模具制作进度表》,模具名称为RT17213支架,接单日期为2011.10.6,要求完成日期:2011.11.20。上述模具制作进度表一旁标注了“欣瑞联电子(肇庆)有限公司”的名称。

4.发送时间为2011年9月7日,主题为“RF200模具报价”的邮件,内容为RF200管道风机的模具报价。

5.发送时间为2011年9月13日,主题为“RF200装配图”的邮件,内容为RF200管道风机的装配图,该装配图与前述“RF152管道风机装配图”除尺寸之外的其他结构完全一致。

6.发送时间为2011年9月13日,主题为“RT17213(RF200)图纸”的邮件,包含3个附件。邮件内容为关于RF200管道风机图纸,邮件正文为“RT17213(RF200)支架风扇的图纸(装配图2D、导风罩2D、3D)1份”。附件1与前述RF200管道风机装配图一致。附件2为RF200管道风机的导风罩2D图纸,品名为导风罩,型号为“RT17213”,图号为A411275,图纸日期为2011.9.13,与前述“RS12897管道风机导风罩结构图纸”除尺寸之外的结构一致。

7.发送时间为2011年10月24日,主题为“RT17213模具进度”的邮件,包含3个附件,内容为RF200管道风机开模进度的邮件,系按照RT17213结构的3D、2D图纸进行开模设计。附件1为《管道风机导风罩模具制作进度规划表》,模具名称为RTI7213导风罩,接单日期为2011.10.6,要求完成日期:2011.11.6。附件2为《管道风机扇叶模具制作进度规划表》,模具名称为RTI3010叶,接单日期为2011.10.6,要求完成日期:2011.11.20。附件3为《管道风机支架模具制作进度规划表》,模具名称为RT17213支架,接单日期为2011.10.6,要求完成日期:2011.11.20。上述模具制作进度表一旁标注了“欣瑞联电子(肇庆)有限公司”的名称。

8.发送时间为2012年8月10日,主题为“三款管道风机模具余款额INVOICE”的邮件,内容为“关于三款管道风机模具余款的账单”。

9.发送时间为2012年12月3日,主题为“管道风机测试报告”的邮件,包括3个附件。内容为发送“管道风机测试报告”,双方往来邮件显示了管道风机测试的相关情况。在上述邮件中,赵*军和郭*的署名处均并列标注了锋富集团有限公司和优能特公司的企业名称。上述邮件的三个附件分别为HF250、HF150和HF200管道风机的规格表,显示了该三款型号管道风机的各性能参数,并提到申请ETL安规认证。

10.发送时间为2012年12月18日,主题为“管道风机报价单”的邮件,内容为管道风机报价单。

11.发送时间为2012年12月18日,主题为“管道风机报价单”的邮件,内容为优能特公司向欣瑞连公司发送管道风机的订购单。

12.发送时间为2013年6月19日,主题为“HyperFanassy”的邮件,内容为优能特公司员工Wenst向其他员工发送管道风机的组装图(见本判决书附图A、D)。所附三个附件分别为Hyper150、Hyper200、Hyper250管道风机的组装图,日期均为2013.6.1,显示这三款管道风机仅存在尺寸的差异,结构相同。上述图纸署名处标注了“优能特环保有限公司”的名称。

13.发送时间为2013年7月29日,主题为“风扇爆炸示意图”的邮件,内容为优能特公司员工Wenst向其他员工发送管道风机的组装图,显示风扇包括风扇外壳、静叶(即底座)、风扇叶片、PCBA、后盖板。

14.发送时间为2014年6月9日,主题为“欣瑞连开案通知-AGZ140519096-ETL/cETL报备”的邮件,内容为欣瑞连公司向优能特公司发送管道风机ETL报告,所附附件显示了关于管道风机ETL报备的沟通情况。其中,认证单位天祥集团向欣瑞连公司发邮件确认报备信息,显示产品名称为MIXFLOWFAN,型号为HF150、HF200、HF250、HyperFan6,服务项目为ETL/cETL报备,预计完成日期为2014.6.17,附件显示了CDR报告(ETL认证报告),报告编号为GZ12081562-1,修订日期为2014.6.6,申请人为欣瑞连公司,产品名称为混流式风机,品牌名称为HyperFan,型号为HF150、HF200、HF250、HyperFan6寸静音风机、HyperFan8寸静音风机、HyperFan10寸静音风机,模型相似性说明“所有模型都具有相同的结构、功能和大多数组件,仅于电机、尺寸及电源接口方面略有不同。HF150、HF200和HF250分别与HyperFan6寸静音风机、HyperFan8寸静音风机、HyperFan10寸静音风机完全相同”。报告中还显示了管道风机的外部视图以及扇叶的结构图(见本判决书附图K-P)。

欣瑞连公司出具《客户优能特2013-2017年付款记录表》显示,自2013年6月至2017年11月期间,“优能特”多次向其支付款项。优能特公司据此证实其与欣瑞连公司长期合作并从该公司采购了大量管道风机产品。

2020年6月1日,欣瑞连公司出具《情况说明》,声明其自2009年开始与优能特公司进行管道风机的合作,由优能特公司及其法定代表人郭*提出具体的要求,欣瑞连公司按照指示绘制关于管道风机结构图纸,并根据优能特公司提出的性能参数要求,设计出符合要求的电器线路图,最终确定此管道风机的结构图纸和电器线路图,并按照此图纸开发模具、生产管道风机。欣瑞连公司与优能特公司之间合作的管道风机所涉及的结构以及外观的知识产权全部归属于优能特公司。欣瑞连公司还说明,该公司参与上述项目的工程师凡*兴于2013年5月离职。

2014年,爱派公司(甲方)与盛仕达公司(乙方)签订编号为2014122301的《新产品模具开发协议》,约定甲方委托乙方开发、生产塑胶产品模具,模具清单包括150扇叶、150支架、200扇叶、200支架,总金额为108000元。上述合同约定“模具依照图纸及样品开发生产,加工后的产品在材料、外形尺寸、表面质量等符合甲方图纸要求或不低于样品品质”“模具由乙方保管,甲方委托乙方进行生产供货,模具所有权归甲方所有,未经甲方授权,乙方不得利用该模具进行生产、销售产品给甲方以外的厂商。”

发送时间为2014年4月22日,主题为“Re:爱派风扇样机参数”的邮件,内容为盛仕达公司员工凡*兴与赵*军等人沟通管道风机扇叶、外框参数的相关问题。发送时间为2014年4月30日,邮件发件人为赵*军,收件人为刘*、郭*,主题为“管道风机和消音管道风机图片”的邮件,内容为赵*军向欣瑞连公司发送管道风机和消音管道风机的图片,所附5个图片显示了管道风机和消音管道风机(消音筒)的外观(见本判决书附图J)。

发送时间为2015年1月6日,主题为“150200HYPERFANPROE及CAD图纸”的邮件,内容为优能特公司员工Wenst向盛仕达公司员工凡*兴发送管道风机的图纸(见本判决书附图G、H、I)。邮件正文:“请看附件的图纸,有PROE及CAD图纸。”所附压缩包附件显示了右下角标注“优能特环保制品(深圳)有限公司”,产品名称均为HyperFan的图纸文件:1.部件名称为“风扇200风筒”,图纸显示了风筒各面视图,修订时间为2013.1.29。2.部件名称为“风扇200支架”,图纸显示了支架各面视图,修订时间为2013.1.29。3.部件名称为“风扇200支架底座”,图纸显示了底座各面视图,修订时间为2013.1.29。发送时间为2015年1月12日,发件人为凡*兴,收件人为佘*,并抄送刘*、郭*、赵*军,主题为“原理图”,落款为凡*兴的邮件,内容为盛仕达公司员工凡东兴回复有关200和150风扇返工的问题。发送时间为2015年11月20日,发件人为凡*兴,收件人为赵*军,并抄送郭*,主题为“管道风机报价”的邮件,内容为盛仕达公司的报价单。发送时间为2016年5月16日,发件人为凡*兴,收件人为陈*鹏,并抄送郭*、赵*军,主题为“凡*兴”的邮件,内容为关于管道风机的沟通记录。

2015年12月24日,盛仕达公司向购买方爱派公司开具增值税发票。2016年7月和2017年11月期间,爱派公司与盛仕达公司就160风机马达、200管道风机、150管道风机等产品存在购销关系,爱派公司向盛仕达公司支付了相应货款。2017年12月和2019年3月期间,优能特环保公司与盛仕达公司就250单喇叭口(导风罩)、250管道机芯、250电源盖板等产品存在购销关系,优能特环保公司向盛仕达公司支付了相应货款。

优能特公司自述,郭*是其法定代表人,因优能特公司的经营范围包括机电、电子产品的设计、技术开发与销售、国内贸易等,故研发及优化管道风机的相应技术也是郭*的工作职责之一,所以郭*在优能特公司工作期间所形成的发明创造成果是属于优能特公司的职务发明。郭*一审当庭对此确认,并述称管道风机样机的采购以及与欣瑞连公司的沟通,每次都是由其去开会沟通。

郭*陈述:“1.欣瑞连公司和盛仕达公司向优能特公司供货的产品是没有外壳的管道风机的机芯,风机的蓝色外壳及其他配件由优能特公司生产和组装。2.在高风量管道风机外再加消音筒就会形成超静音管道风机,消音筒也由优能特公司自行生产,但因需和里面的机芯相匹配,故将消音筒图纸交给了盛仕达公司的凡*兴。3.郭*研发的技术成果实际上就是由欣瑞连公司所绘制的图纸,该公司根据图纸为优能特公司生产了产品,凡*兴当时是欣瑞连公司的员工并参与了生产的过程,其也持有产品图纸。之后,优能特公司以爱派公司的名义跟盛仕达公司进行合作。鉴于生产必然要涉及图纸,而那时候凡*兴已经入职盛仕达公司,故凡*兴就把图纸交给了盛仕达公司,优能特公司当时是知情的,但优能特公司强调仅用于生产,而不能非法占有,上述能够说明盛仕达公司在2014年8月所形成的图纸与优能特公司在2011年及2013年期间所形成图纸一致性的原因。”

(四)盛仕达公司研发情况

盛仕达公司提交了以下证据拟证明涉案专利系由其自主研发设计:

1.技术图纸、产品爆炸图。

(1)日期为2013年7月2日的“8025B扇叶”图纸,体现了盛仕达公司早期研发设计的扇叶形状、尺寸及曲面图;

(2)日期为2014年8月25日的“200支架”图纸(见本判决附图e),体现了筋条尺寸、数量、角度、形状、曲面图及轴芯设计;

(3)日期为2014年8月6日的“200扇叶”图纸,体现了扇叶形状、数量、轴芯及塑胶框叶等设计;

(4)日期为2014年8月21日的“125支架”图纸(见本判决附图c),该支架同200支架形状设计,仅缩小了相应的尺寸;

(5)日期为2014年8月21日的“100/125扇叶”图纸,该扇叶在200扇叶的基础上,缩小了相应的尺寸,并修改了扇叶中心区域的塑胶框叶。

(6)2014年9月3日的“JB100导风罩”图纸(见本判决附图b);

(7)日期为2015年5月6日的涉案外观设计专利产品视图(见本判决附图a);

(8)2015年5月6日的卷边筒管道风扇产品实用新型专利爆炸图(见本判决附图d、f);

(9)2015年5月6日的“150消音筒”外形图;

(10)2015年5月6日的“200消音筒”外形图;

(11)2015年5月6日的“250J消音筒”外形图;

(12)2016年5月10日消音筒产品实用新型专利爆炸图,包括导风口、消音棉、消音筒、调速盒、弹簧、风机、连接线、线路板、马达、磁条、脚架等产品零部件的形状;

(13)2017年5月之后250扇叶、250支架、200导风罩、250风筒、150风筒、150消音桶、150导风罩、100支架、150支架、200扇叶等部件的工程图纸(见本判决附图g、h、i)。

2.2014年至2015年期间零部件采购发票,盛仕达公司向案外人采购了轴承、胶磁、连接线、电路板、风机配件、胶框叶、铝框、线路板、开关电源、百叶窗、风机等零部件用于涉案专利产品的研发生产。

3.2015年6月5日,盛仕达公司对100和150管道风机的风量风压、噪音值进行测试技术后形成的测试报告。

4.2015年6月11日,盛仕达公司与案外人东莞沃林机电科技有限公司签订的《模具保管、保密协议》,委托该公司保管150及120的管道和风筒模具,存放日期分别为2014年9月5日及2014年12月30日,盛仕达公司为此支付了保管费用。

5.2016年8月5日讯煌通风设备五金厂出具的《150消音桶模具报价单》。

6.涉案专利申请后,盛仕达公司对专利产品进行开模和改模的模具采购及改模报价单。

7.盛仕达公司2017年产品宣传册,其中展示了管道风机和消音筒的产品外观、尺寸(见本判决附图j)。

8.盛仕达公司自2015年至今在管道风机技术领域申请并获得授权14件专利列表。

9.名称为“电扇”、专利号为USD703303S的专利文件,盛仕达公司系在该专利基础上研发的涉案专利。

盛仕达公司、郑*时述称,凡*兴于2013年6月1日入职盛仕达公司,任电子工程师一职,协助郑*时管理工程部,于2017年1月20日离职。此前,凡*兴曾在欣瑞连公司任职,其《2012年至2017年社会保险参保缴费明细表》显示,凡*兴于2012年5月从该司离职。

(五)技术比对情况

优能特公司在涉案专利申请日之前的邮件证据中包含了与涉案专利说明书附图相同的图纸(见本判决附图A、C、E、F)。优能特公司举证的包括管道风机主视图以及导风罩、连接头、底座、风筒、M型脚架、脚架底座、控制盒等部件的图纸与盛仕达公司举证的图纸图a-图i一一对应,除存在细微差别之外,双方图纸构成相同或者实质相同。优能特公司邮件中的产品图片外观(见本判决附图J)与盛仕达公司宣传册中的产品图片外观(见本判决附图j)相同。

优能特公司研发过程中的相关图纸、产品实物照片与涉案专利技术特征一一对应且相同。

一审法院认为

**一审法院认为,**结合双方当事人的诉辩主张,本案的争议焦点在于:(一)优能特公司提起本案权属纠纷是否应适用诉讼时效的相关规定;(二)涉案专利的实际发明人以及涉案专利权的权属应当如何认定。

**关于焦点问题一,**本案属于专利权权属纠纷,系当事人之间围绕特定专利权的归属发生争议,进而由优能特公司向法院主张将业已登记在盛仕达公司名下的专利权变更至己方名下。由于专利权类似于物权,具有绝对权性质和对世效力,无法归入债权请求权的范畴,故专利权权属纠纷属于形成之诉,并非前述法律规定可以适用诉讼时效制度的给付之诉。因此,盛仕达公司有关优能特公司的诉请应受到时效限制的相关抗辩主张缺乏法律依据,一审法院不予采纳。

**关于焦点问题二,**关于涉案专利的实际发明人如何认定的问题。由于我国专利申请过程中对登记的发明人并不做实质性审查,因此可能存在登记的发明人并非实际发明人的情形。在案证据显示,在2011年7月之前,包含涉案专利技术特征的管道风机图纸已经由欣瑞连公司在与郭*、赵*军沟通过程中绘制完成。盛仕达公司提交的研发涉案专利的图纸日期为2014年8月,其对于该图纸形成于前述欣瑞连公司绘制的图纸之后,却包含了与前述图纸中相同的涉案专利说明书附图,展示的涉案专利技术特征与前述图纸中的技术特征相同等事实未提供合理解释。涉案专利登记的发明人郑*时虽然较早从事散热风扇贸易行业,但未举证证明其具有实际从事管道风机研发的能力,故盛仕达公司主张郑*时系涉案专利发明人的依据不足。鉴于优能特公司已经提交证据证明郭*具有工程师任职资格,欣瑞连公司亦书面确认其系根据优能特公司及其法定代表人郭*的具体要求绘制前述图纸、其不享有相关知识产权,而郭*、赵*军在优能特公司任职总经理及副总经理,赵*军了解本案案情且并未对涉案专利发明人这一身份提出主张等事实情况,一审法院认定涉案专利的实际发明人系郭*。

关于涉案专利权的权属应当如何认定的问题。本案中,优能特公司主营机电产品的设计、技术开发,其于2009年底进口了“离心式通风机”并与欣瑞连公司达成管道风机的合作,由欣瑞连公司根据其具体要求绘制管道风机的结构图纸和电器线路图并开模生产产品。优能特公司已向欣瑞连公司支付了相应的模具开发费用及产品采购费用,欣瑞连公司亦书面确认其与优能特公司合作的管道风机产品所涉结构和外观的知识产权归属优能特公司。在欣瑞连公司绘制管道风机图纸的过程中,由优能特公司总经理郭*负责与欣瑞连公司沟通并作出具体指示,图纸经郭*确认后开模生产产品。优能特公司及郭*对于涉案管道风机实用新型专利技术系郭*执行本单位的任务所完成的职务发明创造均无异议。

本案中,虽然没有直接证据证明凡*兴在欣瑞连公司工作期间是优能特公司管道风机图纸的绘制人之一,但欣瑞连公司述称凡*兴在职期间参与了该项目,故凡*兴存在接触优能特公司管道风机图纸的可能性。2014年,优能特公司的关联公司爱派公司就150、200管道风机扇叶、支架与盛仕达公司进行合作,约定盛仕达公司开发的模具需符合爱派公司图纸要求或不低于样品品质,模具所有权归盛仕达公司所有,未经爱派公司授权,盛仕达公司不得利用该模具进行生产、销售产品给爱派公司以外的厂商。依据常理和上述约定,机电产品的生产需要以图纸为蓝本,而在2014年4月,凡*兴作为盛仕达公司的员工,与郭*、赵*军就风机参数通过邮件进行过沟通,说明盛仕达公司在为爱派公司生产相关产品时已经掌握了相应图纸。优能特公司在2014年4月30日发送的、主题为“管道风机和消音管道风机图片”的邮件中展示的产品图片与盛仕达公司宣传册中的产品图片完全相同。这同样也能够解释盛仕达公司举证其研发涉案专利、形成于2017年5月25日的图纸,与优能特公司2015年1月6日发送给凡东兴、绘制日期为2013年1月29日“200风筒、支架、底座”的图纸实质相同的原因。甚至在盛仕达公司举证的研发涉案专利最早期的图纸上依然沿用了优能特公司的产品型号200等。退一步而言,即便如盛仕达公司所述涉案专利系其自行研发,然而其接受爱派公司委托开模,却无法提供证据证明其设计的图纸经委托方确认,与常理不符。无论盛仕达公司系通过员工获取图纸,或由优能特公司或其关联公司向盛仕达公司交付图纸,优能特公司并未主张上述行为违背其意志。但盛仕达公司将相关图纸用以申请专利,并由其享有该专利权系未经优能特公司许可的行为,侵害了优能特公司的合法权益,不应得到法律的支持。涉案专利既已授权,盛仕达公司并非专利权人,专利权应归属优能特公司。

综上,涉案专利属于郭*执行优能特公司的任务所完成的发明创造,系职务发明,依法应归优能特公司所有,设计人为郭*。优能特公司对此主张依据充分,一审法院予以支持。鉴于优能特公司未提交证据证明盛仕达公司的涉案行为对其商誉造成了实质损害,故一审法院对其诉请盛仕达公司刊登声明赔礼道歉不予支持。

一审法院裁判结果

一审法院依照2008年修正的《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第六条,《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称专利法实施细则)第十二条、第十三条,2017年修正的《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定,判决:“一、名称为‘一种高风量风压管道风机’、专利号为201520515431.1的实用新型专利权归深圳市优能特机电科技发展有限公司所有;二、名称为‘一种高风量风压管道风机’、专利号为201520515431.1实用新型专利的发明人为第三人郭*;三、驳回原告深圳市优能特机电科技发展有限公司的其他诉讼请求。本案受理费1000元,由深圳市盛仕达电子有限公司、郑*时负担。”

上诉人诉称

**盛仕达公司、郑*时上诉请求:**1.撤销一审判决第一项、第二项,改判驳回优能特公司的全部诉讼请求;2.一审、二审诉讼费用由优能特公司承担。事实与理由:(一)欣瑞连公司出具的《情况说明》所载明的内容缺乏事实依据。1.优能特公司提供的邮件内容仅为欣瑞连公司生产的图纸,不能体现出整个研发设计过程,更不能体现出郭*对相关图纸提出过明确、具体的要求。2.欣瑞连公司出具的《情况说明》没有其他证据加以证明,且其所载明的内容与凡*兴社会保险参保缴费明细表显示的明显不符,该份证据不应具有证明力。(二)一审法院认定郭*系涉案专利的发明人缺乏事实和法律依据。在案证据无法证明郭*参加过涉案专利的研发,且作出了实质性贡献。(三)一审法院认定盛仕达公司有可能接触欣瑞连公司相关图纸缺乏事实依据。1.一审法院认定“凡*兴存在接触优能特公司管风机图纸可能性”“凡*兴与赵*军就风机参数通过邮件沟通,说明盛仕达公司已 经掌握了相应图纸”,并据此认定“优能特公司或其关联公司向盛仕达公司交付图纸”明显错误。2.盛仕达公司并未获取优能特公司的设计图纸,亦未擅自使用欣瑞连公司的图纸申请专利。

被上诉人辩称

**优能特公司辩称:**一审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求驳回上诉,维持原判。(一)一审判决查明事实清楚。涉案专利的实际发明人为郭*,专利权属于优能特公司。一审判决认定盛仕达公司将相关图纸用于申请专利侵害了优能特公司的合法权益,事实认定清楚、正确。(二)盛仕达公司的上诉理由缺乏事实依据与法律依据。欣瑞连公司出具的《情况说明》所载明的内容符合客观事实,社保清单显示“凡*兴2012年5月从欣瑞连公司离职、2013年5月入职盛仕达公司”并不影响对本案事实的认定。郑*时并非真正的发明人,涉案专利不可能为盛仕达公司自主研发。

**郭*述称:**同优能特公司意见。

二审法院认定事实

本院二审期间,盛仕达公司、郑*时提交国家知识产权局就涉案专利作出的第56187号无效宣告请求审查决定书(以下简称第56187号无效决定),拟证明涉案专利权已经被宣告无效,优能特公司的诉讼请求不能成立。

**优能特公司、郭*发表质证意见为:**认可第56187号无效决定的真实性、合法性、关联性,但不认可证明目的,其认为涉案专利权被宣告无效,不影响涉案专利权的权属判断。

**本院认证意见为:**第56187号无效决定与涉案专利权稳定性相关,本院予以采纳,至于能否实现证明目的将在说理部分予以阐述。

优能特公司、郭*二审未提交新证据。

一审法院查明的事实属实,本院予以确认。

**本院另查明,**案外人刘志广作为无效宣告请求人,于2021年12月14日向国家知识产权局提出无效宣告请求,以涉案专利不具有创造性为由,请求宣告涉案专利权无效,国家知识产权局于2022年5月23日作出第56187号无效决定,宣告涉案专利权全部无效。在法定期限内,盛仕达公司作为登记的专利权人并未提起行政诉讼,第56187号无效决定已经生效。

二审中优能特公司主张,第56187号无效决定生效后,其仍主张申请涉案专利的发明创造相关权益归其所有。盛仕达公司及郑*时不同意优能特公司的上述主张,认为涉案专利权被宣告无效后,优能特公司上述请求并非本案审理范围,应另案起诉,且本案中,优能特公司怠于行使权利,在诉讼过程中未及时申请中止无效宣告行政审查程序,故不应再准许优能特公司变更诉讼请求。

以上事实,有第56187号无效决定在案佐证。

二审法院认为

**本院认为,**本案系专利权权属纠纷案件,涉案专利申请日为2015年7月16日,2020年修正的专利法于2021年6月1日起施行,故本案应适用2008年修正的专利法及相关司法解释的规定。根据各方当事人的诉辩意见,本案二审的争议焦点为:(一)涉案专利权被宣告无效后专利权权属纠纷案件是否应当继续审理;(二)郭*是否为涉案发明创造的实际发明人;(三)涉案发明创造是否应当归优能特公司所有。

(一)关于涉案专利权被宣告无效后专利权权属纠纷案件是否应当继续审理

专利法第二条第一款规定:“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。”第三款规定:“实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”第六条规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。”第二十二条第一款规定:“授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。”依据上述规定,一项发明创造的权利归属,与该发明创造能否获得专利授权以及能否在确权程序中维持专利权有效,属于不同的法律关系,法律判断标准并不相同。专利授权确权纠纷,所要判断的是一项发明创造是否具备授予专利权的条件;而专利申请权及专利权权属纠纷案件,所要判断的系一项发明创造的权益归属,应当以原告对所主张的发明创造是否具有受法律保护的利益为判断标准,而不应以专利是否授权以及专利权是否维持有效为前提。即使专利申请被驳回或者专利权被宣告无效,无过错方当事人也可以依据专利申请权及专利权权属纠纷案件中对发明创造权益归属的认定结果,向有过错的当事人另行主张侵权责任。因此,专利申请权及专利权权属纠纷案件中,所涉专利申请被驳回或者专利权被宣告无效的,人民法院仍应对所涉发明创造的权益归属进行审理。

本案中,因二审审理期间涉案专利权被宣告无效,优能特公司明确请求判令涉案发明创造权益归其所有;盛仕达公司抗辩认为优能特公司二审要求认定涉案发明创造权益归其所有的主张,不属于本案审理范围。对此,本院认为,如前所述,虽然涉案专利权被宣告无效,涉案发明创造对应的专利权自始无效,但是并不能排除涉案发明创造上还有其他的民事权益,优能特公司明确请求判令涉案发明创造权益归其所有,本院依法对其诉讼请求予以审理。

(二)关于郭*是否为涉案发明创造的实际发明人

专利法实施细则第十三条规定:“专利法所称的发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者其他从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。”

本案中,根据在案证据,可以认定郭*为涉案发明创造的实际发明人之一,具体分析如下:

首先,郭*具有相关技术背景,具备研发涉案发明创造的可能性。郭*于1982年取得苏州丝绸工学院(现苏州大学)丝绸机械专业毕业证书,于1983年取得苏州丝绸工学院(现苏州大学)工学学士学位,具有研发涉案发明创造的相关知识。

其次,郭*对涉案发明创造的研发作出了实质性贡献。根据优能特公司提交的其内部员工之间的往来邮件,以及其与欣瑞连公司的往来邮件可以证明,优能特公司委托欣瑞连公司绘制管道风机结构图纸。欣瑞连公司经多次与郭*、赵*军沟通,在2011年7月前,形成包含涉案专利的图纸,即郭*、赵*军参与了相关图纸的研发。结合欣瑞连公司提交了《情况说明》,在欣瑞连公司认可其系按照优能特公司及郭*提出的要求绘制图纸,并确认相关知识产权均属于优能特公司的情况下,应认定郭*、赵*军对相关图纸的研发作出了实质性贡献。

再次,盛仕达公司无法证明系其独立研发涉案发明创造。1.盛仕达公司提交证据证明其于2014年完成了涉案图纸的研发,晚于上述欣瑞连公司完成相关图纸绘制的时间。2.盛仕达公司有接触上述相关图纸的可能性。2009年优能特公司与盛仕达公司就相关图纸绘制开始合作,凡*兴在两公司合作期间曾就职于欣瑞连公司,参与相关图纸的绘制,有接触相关图纸的可能性,至于其何时离职并不影响本案事实认定。2014年优能特公司关联公司爱派公司作为甲方与乙方盛仕达公司签订《新产品模具开发协议》,约定甲方委托乙方开发、生产塑胶产品模具,且由爱派公司提供相关图纸。盛仕达公司员工与赵*军等就相关产品进行沟通。盛仕达公司有因委托制造相关产品接触上述图纸的可能性。3.郑*时提供的研发涉案发明创造的背景不足。虽然盛仕达公司、郑*时出具了《专利发明设计人郑*时的技术背景说明》称郑*时自2004年开设广东省广州市天河区盛仕达电子经营部从事散热风扇产品贸易开始,具有风机的技术背景和研发能力,并提交了2015年7月郑*时作为发明人以盛仕达公司名义申请了关联外观设计专利。但考虑到优能特公司就该外观设计专利亦提起了专利权权属纠纷,且该外观设计专利申请时间为2015年,晚于欣瑞连公司绘制相关图纸的时间,因此,该外观设计专利不能证明郑*时有研发涉案发明创造的能力。

综上,根据在案证据,郭*、赵*军二人均参与了研发整个过程。其中,郭*身为优能特公司的法定代表人具有相关研发背景,且参与了整个研发的技术方案制定、修改流程,应当认定郭*为本案涉案发明创造的实际发明人之一,一审法院认定郭*为涉案专利唯一发明人不够严谨,本院予以纠正。

(三)关于涉案专利权是否应当归优能特公司所有

专利法实施细则第十二条的规定:“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位,包括临时工作单位;专利法第六条所称本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”

依据专利法第六条及专利法实施细则第十二条的规定,我国专利制度中的发明创造分为职务发明创造和非职务发明创造,前者专利申请权和专利权属于单位;后者专利申请权和专利权属于发明人或者设计人。本案盛仕达公司主张涉案发明系职务发明创造,因此,需要根据关于职务发明创造的法律规定予以审查。

我国专利制度中的职务发明创造分为“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造和“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造两类。

第一类“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造,又可以区分为两种情形:1.完成单位工作任务中完成的发明创造;2.离职1年后完成的与原单位工作任务有关的发明创造。两种情形中的工作任务既包括单位的本职工作任务,也包括本单位交付的本职工作之外的工作任务,但是两种情形对于发明创造的完成时间要件和内容要件并不相同。第一种情形是针对履行本单位工作任务的过程中完成的发明创造,此类职务发明创造要求:完成时间要件是在发明人与单位工作关系的存续期间内,内容要件是发明创造的内容必须属于发明人在单位工作任务的内容;而第二种情形是针对“发明人在离开原单位1年内作出的”发明创造,此类职务发明创造要求:完成时间要件扩大到发明人与原单位脱离工作关系1年内;内容要件不限于发明创造属于发明人在原单位的工作任务,还包括了与原单位工作任务有关的发明创造,显然,法律规定第二种情形的立法目的就在于避免相关人员利用原单位、临时工作单位的职务便利,在掌握了原单位、临时工作单位的职务发明创造内容时突然离职跳槽到其他单位,以掌握的原单位的职务发明创造内容为基础,以自己或其他单位的名义申请专利,使原单位、临时工作单位的合法利益遭受损失的情形。

第二类“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造,是指主要是利用本单位的物质技术条件,包括:资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等所完成的发明创造。此类职务发明创造虽然与发明人在本单位的工作任务无关,但是由于发明人在研发过程中,必须依赖单位的资金、设备、零部件等物质技术条件,为了保障单位的经济利益,法律规定此类职务发明创造申请专利的权利和专利权也归属于该单位,但是,由于主要利用单位的物质技术条件的情形,单位的经济利益是可以通过返还资金,支付设备使用费等方式予以保障的,因此,为了鼓励发明人在完成工作任务之外进行发明创造,法律规定,此类职务发明,单位与发明人可以通过合同约定的形式确定权利归属。

综上,判断一项发明创造是否属于职务发明创造,专利申请权或专利权是否属于单位所有,应当从以下五方面进行审查:

第一,需要审查发明人与单位之间是否存在劳动关系或者临时工作关系,这是判断职务发明创造的前提。但是,需要说明的是,对于单位主张涉案发明创造为本单位在专利申请日之前已经完成的工作任务,专利申请人、专利申请文件或者专利文件中载明的发明人(以下简称登记发明人)只是基于与该单位有工作关系或者其他关系能够接触到该单位的上述发明创造的情形,如果该单位提交了具体工作任务的内容,并将具体工作任务内容与涉案发明创造进行了比较,那么就要首先审查该单位主张的已经完成的工作任务内容是否包含了涉案发明创造的所有技术特征,如果经过对比,可以认定该单位已经完成的工作任务包含了涉案发明创造的所有技术特征,那么接下来只需要审查专利申请人或者登记发明人是否因与该单位有工作关系或者其他关系能够接触到该单位的上述发明创造,如果可以认定能够接触到,那么就可以直接认定涉案发明创造属于第一类“执行本单位的工作任务”所完成的职务发明创造,专利申请权或者专利权应当归该单位所有。如果经过比对,不能认定该单位已经完成的工作任务包含了涉案发明创造的所有技术特征;或者虽然可以认定该单位已经完成的工作任务包含了涉案发明创造的所有技术特征,但不能认定专利申请人或者登记发明人因与该单位有工作关系或者其他关系能够接触到该单位的上述发明创造,那么,就需要根据职务发明创造的一般情形,审查专利申请书中载明的发明人与单位之间是否存在劳动关系或者临时工作关系。

第二,要根据单位主张具体职务发明创造的类型来分别确定 审查内容:1.如果单位主张属于第一类“执行本单位的工作任务”所完成的职务发明创造,那么就要审查发明人在本单位的工作任 务及发明创造与工作任务之间的关联性;2.如果单位主张属于第 二类“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的职务发明创 造,则不需要审查发明人的工作任务,而需要审查发明人完成发 明创造是否利用了单位的物质技术条件;3.如果单位对于同一项 发明创造既主张属于“执行本单位的工作任务”,又主张属于“主 要是利用本单位的物质技术条件”,那么需要先审查发明人的工 作任务及发明创造与工作任务之间的关联性,如果可以据此认定 属于“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造,则无需继续 审查发明创造的完成是否“主要是利用本单位的物质技术条件”,反之,则需要继续进行审查。

第三,对于是否属于第一类“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造的审查:首先,是要审查发明人在本单位的工作任务,重点审查发明人在本单位与涉案发明创造内容相关的工作任务;然后,依据上述“1.完成单位工作任务中完成的发明创造;2.离职1年后完成的与原单位工作任务有关的发明创造”两种情形进行要件审查。第一种情形需要审查:1.发明创造的完成时间是否在发明人与单位工作关系的存续期间内;2.发明创造的内容是否属于发明人在单位中工作任务的内容。第二种情形需要审查:1.发明创造的完成时间系发明人与原单位脱离工作关系1年内,即是属于发明人退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的发明创造;2.发明创造的内容与发明人在原单位的工作任务有关,这里的“有关”是指发明人虽然已经与原单位不存在工作关系,但是只要证明发明创造的内容与其在原单位的工作任务具有内容上的延续性,也属于“有关”。

第四,对于是否属于第二类“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造的审查,主要审查发明人在完成发明创造的过程中利用本单位的资金、设备、零部件、原材料、不对外公开的技术材料等情形。这里需要强调的是,由于对于“本单位不对外公开的技术资料”等属于单位技术信息资料的使用,不受时间和空间的限制,发明人在离开本单位后,也可以利用原单位的不对外公开的资料完成或者参与完成发明创造,因此,对于“主要是利用本单位的物质技术条件”的判断,不应当受限于发明人与本单位存在工作关系期间。

第五,要根据单位与发明人之间有没有约定来判断职务发明创造专利申请权和专利权的归属,一般而言,“执行本单位的工作任务”所完成的发明创造,专利申请权和专利权当然归属于单位;而“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造,要审查单位与发明人之间对权利归属是否有约定,如果有约定,要根据双方的约定确定权利归属,没有约定的,专利申请权或者专利权均归单位所有。

本案中,优能特公司主张涉案发明创造系该公司法定代表人郭*基于从国外带回来的管道风机样机进行改进研发完成,盛仕达公司系基于2014年与优能特公司的合作取得了相关技术图纸,2015年7月16日盛仕达公司以郑*时为发明人申请了涉案专利,侵害了优能特公司的技术成果相关权利以及实际发明人郭*的署名权。显然,优能特公司主张涉案发明创造系该公司在涉案专利申请日前已经完成的发明创造,同时也依据郭*系实际发明人主张涉案专利系职务发明创造。因此,本案可以首先审查优能特公司提供的现有证据是否能够证明涉案发明创造系该公司在涉案专利申请日前已经完成的发明创造,本院具体分析如下:

首先,根据优能特公司一审时提交的证据,2009年11月,优能特公司从美国进口了包含“离心式通风机”“可伸缩通风管/镀锡软管”的5件风扇样品,优能特公司主张涉案发明创造系以上述离心式通风机为基础进行研发具有事实依据。

其次,根据欣瑞连公司与优能特公司的法定代表人郭*、员工赵*军的邮件往来记录,2011年6月至2014年6月期间,根据优能特公司提供的图纸以及加工要求,欣瑞连公司为优能特公司加工了大量管道风机产品,而这些产品图纸包括与涉案专利相关的管道风机扇叶的结构图纸(见本判决书附图C),管道风机静叶的结构图纸(见本判决书附图E),管道风机导风罩的结构图纸(见本判决书附图B),其中,发送时间为2014年6月9日,主题为“欣瑞连开案通知-AGZ140519096-ETL/cETL报备”的邮件,内容为欣瑞连公司向优能特公司发送管道风机ETL报告,报告中显示了管道风机的外部视图以及扇叶的结构图(见本判决书附图K-P)。经比对,优能特公司在涉案专利申请日之前的邮件证据中包含了与涉案专利说明书附图相同的图纸;优能特公司举证的包括管道风机主视图以及导风罩、连接头、底座、风筒、M型脚架、脚架底座、控制盒等部件的图纸与盛仕达公司举证的图纸图a-图i一一对应,一审法院据此认定两者除存在细微差别之外,双方图纸构成相同或者实质相同,并无不当;一审法院同时认定,优能特公司邮件中的产品图片外观(见本判决附图J)与盛仕达公司宣传册中的产品图片外观(见本判决附图j)相同,亦具有事实依据。

再次,根据2020年6月1日欣瑞连公司出具的《情况说明》,欣瑞连公司与优能特公司之间合作的管道风机所涉及的结构以及外观的知识产权全部归属于优能特公司。

复次,根据2014年爱派公司(甲方)与盛仕达公司(乙方)签订的《新产品模具开发协议》情况,以及盛仕达公司员工凡*兴与优能特公司郭*、赵*军等的邮件沟通情况,盛仕达公司在与优能特公司的关联公司爱派公司合作期间,可以接触到优能特公司与管道风机相关的技术图纸,且在加工过程中,得到了优能特公司郭*、赵*军等的技术指导。

最后,盛仕达公司提交的其早期研发扇叶、导风罩等证据不能形成涉案发明创造完整技术方案,且涉案外观设计专利产品视图等形成时间也均晚于优能特公司委托欣瑞连公司加工产品相关图纸的形成时间。

综上所述,优能特公司提交的在案证据能够证明涉案发明创造系该公司在涉案专利申请日前已经完成的发明创造,涉案发明创造应当归优能特公司所有。一审法院根据在案证据,认定涉案发明创造为职务发明创造,专利权应当归优能特公司所有,结论正确。二审审理期间,涉案专利权虽然被宣告无效,但根据在案证据,优能特公司对涉案发明创造享有权益的审查判断结果不受影响,本院仅对一审裁判主文中相关表述予以相应修改。

二审裁判结果

综上,盛仕达公司及郑*时的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,裁判结果正确,但因涉案专利权被宣告无效,本院对一审裁判主文进行相应修改。依照2008年修正的《中华人民共和国专利法》第二条第一款、第三款、第六条、第二十二条第一款,《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条、第十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第二项之规定,判决如下:

一、维持广东省深圳市中级人民法院(2020)粤03民初913号民事判决第三项;

二、撤销广东省深圳市中级人民法院(2020)粤03民初913号民事判决第一项、第二项;

三、确认名称为“一种高风量风压管道风机”、专利号为201520515431.1的实用新型发明创造权益归深圳市优能特机电科技发展有限公司享有;

四、确认第三人郭*系名称为“一种高风量风压管道风机”、专利号为201520515431.1的实用新型发明创造的发明人。

一审案件受理费1000元,二审案件受理费1000元,均由深圳市盛仕达电子有限公司、郑*时负担。

本判决为终审判决。

审 判 长  原 晓 爽

审 判 员  吴 红 权

审 判 员  马 清 华

二〇二三年十二月十三日

法 官 助 理  郝 小 娟

书 记 员  汪     妮

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